Contrats de propriétés intellectuelle
Contrat de confidentialité (NDA)
C’est un contrat qui prévoit que les informations échangées dans le cadre de la négociation ou de l’exécution du contrat ne doivent pas être transmises à des tiers par une partie sans l’accord de l’autre partie.
Il est parfois nécessaire de communiquer son invention ou des informations confidentielles à des partenaires ou à des investisseurs potentiels avant le dépôt d’une demande de brevet. En ce cas il est possible de prévenir la divulgation du secret en faisant signer aux destinataires de l’information un accord de confidentialité. Ainsi, ce type d’accord est primordial dans les phases initiales de la genèse d’une invention, avant le dépôt d’un brevet, ou pour les secrets destinés à rester toujours confidentiels, par exemple un procédé interne de fabrication.
A la différence d’un brevet l’accord de confidentialité ne confère aucun monopole, mais permet de poursuivre le récepteur de l’information confidentielle en cas de divulgation abusive, et d’exiger des dédommagements pour les pertes encourues. Le montant du dommage, fixé par le juge, peut être difficile à prouver en cas de violation de l’accord. Ainsi, il est conseillé d’insérer dans le contrat une clause pénale, qui permettra la réception d’un montant automatique en cas de violation de l’accord.
Le modèle d’accord de confidentialité (NDA) à télécharger illustre la structure d’un accord de confidentialité typique. Il est donné ici à titre d’exemple uniquement ; nous vous encourageons à nous contacter avant de l’utiliser pour vérifier s’il est adapté à votre situation.
Contrat de licence
Le contrat de licence est le contrat par lequel le donneur de licence donne au preneur de licence le droit d’utiliser et d’exploiter industriellement ou commercialement un bien immatériel contre rémunération. Contrairement à un contrat de cession, le titulaire des DPI garde la propriété de ceux-ci. Autrement dit il n’y a pas de changement de propriétaire ou de transfert de propriété, le titulaire ne cède que les droits d’utilisation et d’exploitation commerciale.
Nous pouvons distinguer une licence exclusive et une licence simple. Dans le premier cas le donneur de licence s’interdit d’accorder des droits d’utilisation ou d’exploitation des DPI à des tiers. Il convient de souligner qu’il s’engage à s’abstenir d’utiliser ou d’exploiter lui-même le bien immatériel (p.ex. exploiter commercialement l’invention). La licence simple signifie que le donneur se réserve le droit d’utiliser et d’exploiter le bien immatériel lui-même et/ou d’accorder ce droit à des tiers.
Contrat de cession de droits de PI
Par le contrat de cession le cédant cède au cessionnaire son droit sur le bien immatériel. La cession signifie le transfert des DPI. Selon la loi Suisse (art. 33 al. 2bis LBI) le respect de la forme écrite est nécessaire pour le transfert d’un brevet ou d’une demande de brevet mais pas pour celui du droit au brevet (art. 3 LBI). Le droit au brevet signifie le droit de faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir la protection par le brevet.
Souvent les non-praticiens confondent la licence et la cession. Nous pouvons illustrer la différence entre les deux contrats avec l’exemple d’un bail qui est semblable à la licence et d’une vente qui peut être le synonyme d’une cession.
Contrat de recherche et développement (R&D)
Le contrat de recherche est le contrat par lequel le mandant charge le/ou les chercheurs d’effectuer des recherches sur un problème scientifique et/ou technique et de mettre à sa disposition le résultat de son travail.
Le contrat de développement a pour objet le développement d’un produit, d’un outil ou un autre instrument technique.
En Suisse, le contrat R&D est très répandu dans le cadre de la collaboration entre les Hautes Ecoles (comme EPFL, HES-Arc, etc.) et les partenaires industriels qui financent un projet de recherche. Ainsi, il est très important de régler dans ce contrat la question du transfert de droit de propriété intellectuelle sur les résultats d’un projet, la question d’utilisation de droit sur le bien immatériel de chaque partie au contrat avant la collaboration, et la possibilité de publication scientifique sur les résultats.
Transfert de technologie
L’innovation s’épanouit souvent aux limites de différentes disciplines et de cultures (organisationnelles) distinctes. Une vision stratégique bien définie, une clarté sur les attentes et les questions juridiques très tôt sont essentielles pour exploiter avec succès les résultats de l’innovation.
La longue expérience internationale de P&TS en matière de projets de R&D nous permet de définir et de négocier un cadre juridique approprié pour transformer les résultats de la recherche collaborative en une offre commerciale. Parmi notre équipe de consultants en propriété intellectuelle, nous comptons un expert interne en transfert de technologie, qui est un coach spécial d’Innosuisse pour le transfert de technologie et un membre de l’entreprise SwiTT.
P&TS jouit d’une position légitimement reconnue tant auprès des universités que des partenaires industriels, ce qui nous permet de faciliter la négociation d’accords dans le respect du cadre juridique pertinent et de manière simple et pragmatique.
Nous fournissons des conseils et un soutien pour les partenariats entre les universités et l’industrie ainsi qu’entre les start-ups et leurs partenaires stratégiques.
Collaborations entre l’industrie et les institutions de recherche
Dans le cadre de la collaboration entre l’industrie et les établissements de recherche, il est important de rechercher un accord sur la propriété et les droits d’accès à la propriété intellectuelle (PI) avant de lancer un projet. Dans le cadre de la négociation de ces droits, la contribution respective des partenaires, c’est-à-dire le financement et l’apport d’innovation, ainsi que les besoins et les intentions commerciales des deux partenaires doivent être pris en compte. En fonction de ces aspects, la plupart des accords entrent généralement dans la catégorie des accords de financement/parrainage, de collaboration en matière de recherche, de propriété intellectuelle ou de services.
Toutefois, chaque collaboration a ses particularités et les accords doivent être rédigés de manière à répondre aux exigences et contraintes propres à chaque projet. Chez P&TS, nous adaptons le type d’accord adéquat pour qu’il convienne au projet et nous aidons nos clients à négocier les conditions appropriées.
P&TS a une expérience significative dans le travail avec et pour l’industrie ainsi que les institutions de recherche. Nous connaissons très bien les différentes cultures organisationnelles et sommes particulièrement heureux de compter parmi nos clients de nombreuses universités et hautes écoles spécialisées suisses.
Consortiums
L’impact positif de l’intégration de l’expertise dans des consortiums multipartites est largement reconnu et promu par des programmes de financement disponibles au niveau de l’UE ainsi qu’au niveau national (par exemple les réseaux thématiques nationaux (NTN) administrés par Innosuisse).
En règle générale, l’organisme de financement établit une base juridique régissant le projet de consortium attribué. Dans le cadre d’un accord de consortium distinct, les membres du consortium conviennent entre eux des conditions spécifiques concernant la gestion, la propriété et les droits d’accès aux résultats, ainsi que leur commercialisation. En raison du nombre de partenaires différents ayant des attentes, des besoins et des intérêts variés, la négociation de ces accords peut parfois s’avérer difficile.
Une « leading house » au sein d’un consortium doit prédéfinir certains arrangements (tels que les obligations de confidentialité, les droits de propriété intellectuelle et commerciaux, le code de conduite) entre les partenaires, en particulier si le projet du consortium n’est pas régi par des règles strictes imposées par l’organisme de financement.
En fonction des besoins spécifiques de nos clients, P&TS aide à établir un cadre juridique solide pour un consortium et nous soutenons la négociation de l’accord de ce dernier.
Licences pour des Spin-offs
La création d’une nouvelle entité juridique à partir d’un groupe de recherche ou sur la base d’une propriété intellectuelle générée dans un établissement de recherche public s’accompagne de ses propres défis, notamment le changement de rôle des personnes concernées. Les chercheurs peuvent désormais avoir à défendre les intérêts de l’entreprise dérivée. Le personnel de transfert de technologie de l’université, qui a aidé à la préparation du projet, se retrouve soudainement de l’autre côté de la table des négociations.
Si les pratiques générales varient d’un établissement à l’autre, les accords spécifiques sont généralement négociés au cas par cas. Ici, une communication claire des besoins commerciaux de l’entreprise dérivée en termes de propriété intellectuelle et de sa capacité financière réaliste en termes de paiement de redevances est essentielle pour parvenir à un accord qui fonctionne à long terme.
Le soutien de P&TS dans la négociation des licences pour un Spin-off vise à permettre un succès commercial à moyen et long terme au bénéfice des deux parties. Nous accompagnons nos clients depuis la préparation d’un « Term Sheet » jusqu’à la signature de la licence et au-delà.
Propriété intellectuelle et stratégie de partenariat pour les start-ups
Une start-up n’est pas un guichet unique mais doit sélectionner et s’engager avec un certain nombre de partenaires commerciaux, si elle veut atteindre un marché suffisamment important pour se développer. Une stratégie de partenariat doit toujours être étroitement alignée sur la stratégie de propriété intellectuelle de la start-up, car les accords doivent être négociés en conséquence. Si la propriété intellectuelle n’est pas gérée avec diligence pour favoriser la vision globale de l’entreprise, les premières erreurs dans les accords de partenariat peuvent empêcher la start-up d’utiliser sa propriété intellectuelle pour atteindre ses objectifs.
Au fil des ans, P&TS a conseillé plus de 500 entreprises en démarrage sur tous les aspects de la propriété intellectuelle et du transfert de technologie. Afin d’aider nos clients à constituer leur portefeuille de propriété intellectuelle, nous offrons des conseils sur la stratégie en matière de propriété intellectuelle en accord avec la vision de l’entreprise et sur l’acquisition de propriété intellectuelle stratégiquement pertinente générée en interne ainsi que dans le cadre de partenariats.
Négociation d’accords de partenariat
Lors de la négociation des accords de partenariat, nous mettons l’accent sur les conditions relatives à la propriété intellectuelle et à la confidentialité, afin de garantir que ces conditions répondent aux besoins commerciaux de notre client sur le long terme. Nous aidons à définir un arrangement approprié pour les accords de partenariat, qui tienne suffisamment compte des intérêts de toutes les parties, car c’est la clé d’un partenariat réussi.
Autres services
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou besoin particulier, même s’il ne correspond pas exactement aux catégories mentionnées ci-dessus. Nous examinerons toute demande liée au transfert de technologie et verrons comment nous pouvons vous aider.
Litiges
Grâce à l’importance de notre secteur de veille technologique, nous sommes très fréquemment amenés à participer à des procédures d’opposition pour faire révoquer des brevets de concurrents, ou pour défendre des brevets de nos clients. Nous sommes habilités à représenter des mandants pour toutes les démarches liées à une procédure d’opposition ou à une procédure de recours auprès de l’Office Européen des Brevets à Munich.
Observations de tiers
Il est possible d’intervenir très simplement contre une demande de brevet non encore délivrée déposée par un concurrent. La Convention sur le Brevet Européen (CBE) offre en effet la possibilité à tout un chacun de déposer des observations de tiers relatives à une demande de brevet européen (article 115 CBE). Il est ainsi possible de communiquer à l’Office des Brevets ses arguments relatifs à la brevetabilité d’une demande déposée par un tiers. Il est aussi possible de déposer de nouveaux documents, par exemple des documents qui n’ont pas été mentionnés dans le rapport de recherche, ou des preuves que la demande attaquée ne remplit pas les conditions de la CBE.Aucune taxe n’est perçue pour déposer des observations de tiers. Les observations peuvent être déposées de manière anonyme. Le tiers qui dépose des observations selon l’article 115 CBE n’est pas partie à la procédure. Il s’agit ici d’une des principales limitations du système. En effet, les arguments et documents déposés par un tiers seront ensuite discutés directement entre le demandeur et la division d’examen, sans que le tiers ne puisse intervenir dans ces discussions. Le demandeur est donc dans une position favorable pour tenter de convaincre l’examinateur.
Oppositions
Outre les observations de tiers, la Convention sur le Brevet Européen prévoit une procédure d’opposition permettant à des tiers de faire révoquer un brevet délivré. L’opposition doit être formée par écrit et déposée dans un délai de neuf mois après la déli-vrance du brevet. Une taxe est perçue. L’opposition doit être motivée. Environ 6% des brevets délivrés font l’objet d’une opposition (situation en 1999). Approximativement un tiers des brevets opposés est entièrement révoqué, un tiers maintenu sous une forme modifiée et un tiers maintenu sans modifications. La durée moyenne d’une procédure d’opposition est de deux ans au moins. Un recours ultérieur peut prolonger la procédure de deux ans supplémentaires. Grâce à nos compétences en matière de recherche d’antériorités, à notre connaissance interne des rouages de l’Office Européen des Brevets, et à l’expérience importante accumulée dans cette procédure, nous sommes particulièrement compétents pour gérer de bout en bout les procédures d’opposition les plus complexes.
Actions en contrefaçon; actions en nullité
Après la délivrance, lorsque le délai d’opposition est passé, le seul moyen d’obtenir la révocation d’un brevet est de le faire révoquer par un tribunal. Les tribunaux sont également les seuls à même pour sanctionner les contrefacteurs. Nous vous aidons à évaluer les coûts, les bénéfices et les risques au début d’une procédure. Nous vous conseillons sur le choix des tribunaux à actionner (choix du pays, choix du canton), vous aidons à accumuler les preuves et documents nécessaires, vous conseillons les meilleurs avocats dans chaque juridiction, et fonctionnons comme expert technique pour diriger ou assister l’ensemble des procédures au cours du litige. Grâce à notre expérience en matière de négociation et de licence, nous vous aidons en outre à parvenir à un accord à l’amiable avant la décision finale.
Audits
Notre expérience cumulée en droit des brevets et en matière de veille technologique nous met dans une situation privilégiée pour la préparation d’audits en matière de capital intellectuel. Les rapports d’audits de P&TS visent à analyser un portefeuille de brevets existant pour répondre principalement aux questions suivantes:
- Est-ce que les brevets / demandes de brevets du titulaire sont défendables? Quel est le risque qu’ils soient invalidés?
- Est-ce que ces brevets / demandes de brevets peuvent être contournés facilement?
- Est-ce que ces brevets / demandes de brevets sont en phase avec le business-plan du titulaire? Quel est l’avantage compétitif procuré? Est-ce qu’ils protègent efficacement le core business du titulaire?
- Est-ce que le choix des pays dans lesquels les brevets ont été déposés est judicieux?
- Est-ce que la société a un risque de se faire attaquer pour violation de brevets de tiers?
Ces rapports d’audits de P&TS sont utiles notamment pour aider les entreprises à identifier leurs besoins et à définir des priorités dans l’établissement d’une politique de propriété intellectuelle. Des rapports de IP due diligence sont aussi fréquemment préparés à l’attention des investisseurs et des venture-capitalists, et lors de fusions ou d’acquisitions de sociétés.
Les audits P&TS commencent par un inventaire du capital immatériel de l’entreprise examinée, et des titres de propriété intellectuelle qu’elle possède éventuellement déjà. Nous vérifions ensuite la qualité de ce portefeuille et son adéquation avec les objectifs stratégiques de l’entreprise, et le comparons quantitativement et qualitativement à celui de concurrents du même secteur.
Des entretiens avec les responsables R&D et les product managers sont planifiés pour étudier les produits de l’entreprise susceptibles d’être mieux protégés, pour évaluer le risque que ces produits soient attaqués par des tiers, et pour identifier les sources de gaspillage.
Un rapport est ensuite émis qui identifie clairement les risques existants et émet des suggestions à court et à plus long terme pour améliorer l’efficacité des investissements en matière de propriété intellectuelle.
IP roadmap
Les IP roadmaps permettent de définir en collaboration avec une société ou une start-up une stratégie en matière de propriété intellectuelle. Il s’agit de comprendre le business plan de l’entreprise, d’effectuer une recherche panoramique dans les bases de données de brevets pour comprendre le contexte concurrentiel, puis de proposer une stratégie en matière de propriété intellectuelle qui permette de soutenir le business plan et la vision stratégique de l’entreprise.
Nous disposons d’une grande expérience en la matière et avons effectué plus de 400 IP roadmap en 10 ans pour des start-ups, notamment en tant qu’experts pour CTI Startup / Innosuisse. 400 sociétés que nous avons visitées, interviewées, examinées sous tous les angles pour leur proposer une stratégie de propriété intellectuelle adaptée à leurs besoins et à leurs ambitions. En effet, pour les start-ups encore plus que pour des sociétés établies, une gestion efficace des ressources en argent et en temps est indispensable pour construire un portefeuille de brevets solide, convaincre des investisseurs, éviter des problèmes de liberté d’exploitation, et créer de la visibilité.
