Rechtsbeistand

Rechtsbeistand

IP-Roadmaps

Unser Name steht für Patents & Technology Surveys. Von Beginn an haben wir unser Fachwissen im Patentwesen mit einer Überwachungsstechnologie kombiniert. Wir sind daher der privilegierten Lage, IP Audits durchzuführen. Die durch P&TS ausgearbeiteten Gutachten zielen auf ein bestehendes Patentportfolio ab, um folgende Fragen zu erläutern: Ist es möglich, die Patente/ Patentanmeldungen eines Inhabers zu verteidigen? Welches sind die Risiken, dass diese ungültig werden/verfallen? Können die Schutzrechte der Patente/Patentanmeldungen auf einfache Art umgangen werden?

Sind die Patente/Patentanmeldungen auf den Geschäftsplan des Inhabers abgestimmt? Was für Vorteile bringen sie? Wird das Kerngeschäft des Inhabers durch die Patente ausreichend und effektiv geschützt? Ist die Wahl der Länder, in welchen ein Patent angemeldet wurde, angebracht? Läuft das Unternehmen Gefahr, wegen Patentverletzungen an Drittpersonen angegriffen zu werden?

Diese Audit-Gutachten von P&TS dienen Unternehmen insbesondere bei der Abklärung ihrer Bedürfnisse und helfen so, die Prioritäten für eine ihrem Budget und Ambitionen angemessene IP –Politik zu etablieren. IP Due Diligence Gutachten werden auch oft für Investoren oder Risikokapitalgeber erstellt und ebenfalls bei Fusionen oder dem Erwerb eines Unternehmens.

Die P&TS Audits gehen normalerweise folgendermassen von statten: Am Anfang wird für das betreffende Unternehmen ein Inventar des intellektuellen Kapitals und der vielleicht schon vorhandenen IP-Titel erstellt. Danach überprüfen wir die Qualität dieses Portfolios und ihr mögliches Übereinstimmen mit der Stossrichtung des Geschäftsplans des Unternehmens. Danach vergleichen wir dieses Portfolio qualitativ und quantitativ mit denjenigen von auf demselben Gebiet tätigen Konkurrenten.

Unterredungen mit Verantwortlichen aus der F&E und Produktmanagern folgen. Die als besser schützenswert eingestuften Produkte des Unternehmens werden genauer untersucht und eine Risikobeurteilung eines Angriffs Dritter wird erstellt. Zudem werden mögliche Leerläufe und Verschwendungsquellen ermittelt.

Ein Gutachten wird dann erstellt. Dieses macht die existierenden Risiken deutlich und bietet Vorschläge zur einer kurz- und längerfristigen Verbesserung der Investitionen im IP-Bereich.

Dank unserer bedeutenden Tätigkeit in Bezug auf die Erfassung technologischer Entwicklungen nehmen wir oft an Einspruchsverfahren teil, um die Patente von Konkurrenten für ungültig erklären zu lassen, oder um die Patente unserer Klienten zu verteidigen. Wir sind für die Vertretung unserer Mandanten für alle Schritte eines Einspruchs- oder Rekursverfahrens vor dem Eidg. Institut für geistiges Eigentum in Bern oder vor dem europäischen Patentamt in München zugelassen.

Beobachtungen Dritter

Es ist möglich, sehr einfach gegen eine noch nicht erteilte Patentanmeldung eines Konkurrenten vorzugehen. Die Europäischen Patentübereinkunft erlaubt es nämlich jedem, Beobachtungen Dritter über eine europäische Patentanmeldung einzureichen (Art. 115 EPÜ). Es ist also möglich, dem europäischen Patentamt Argumente bezüglich der Patentierbarkeit einer von einem Dritten eingereichten Anmeldung zukommen zu lassen. Es ist auch möglich, neue Dokumente, beispielsweise Dokumente, die nicht im Recherchenbericht zitiert wurden, sowie Beweise, dass die angefochtene Anmeldung die Voraussetzung der EPÜ nicht erfüllt, einzureichen.

Es wird keine Gebühr für die Einreichung von Beobachtungen Dritter erhoben. Die Beobachtungen können anonym eingereicht werden. Derjenige, der Beobachtungen gemäss Art. 115 EPÜ einreicht, erwirbt nicht die Eigenschaft als Partei im Verfahren, was einen bedeutenden Nachteil darstellt. Die eingereichten Argumente und Dokumente werden alsdann direkt zwischen Anmelder und Prüfer besprochen, ohne dass der Dritte in diesen Diskussionen intervenieren kann. Der Anmelder ist also in einer vorteilhaften Position, um den Prüfer zu überzeugen.
Einsprüche

Einige Patentämter bieten Dritten die Möglichkeit an, einen Einspruch innerhalb von einer bestimmten Frist gerade vor oder nach der Erteilung des Patents einzureichen. In Europa, zum Beispiel, sieht die Europäische Patentübereinkunft zusätzlich zu den Beobachtungen Dritter ein Einspruchsverfahren zum Widerruf von erteilten Patenten vor. Der Einspruch muss schriftlich innerhalb von 9 Monaten nach Erteilung des Patents erhoben werden, unter Bezahlung einer Gebühr und Einreichung einer Begründung.

Ca. 6 % der erteilten Patente (Stand 1999) werden Gegenstand eines Einspruchs. Davon wird ungefähr ein Drittel ganz widerrufen, ein Drittel in abgeänderter Form aufrechterhalten und ein Drittel ohne Änderung aufrechterhalten.

Die Durchschnittsdauer eines Einspruchsverfahrens beträgt mindestens 2 Jahre. Eine nachfolgende Beschwerde kann das Verfahren um weitere 2 Jahre verlängern. Dank unserer Kompetenz für Vorabrecherchen, unserer Insider-Kenntnis der Funktionsweise des europäischen Patentamts sowie unserer breiten Erfahrung in solchen Verfahren, sind wir in der Lage, äusserst komplexe Einspruchsverfahren von Anfang bis zu Ende zu führen.

Nichtigkeitsklagen

Die einzige Möglichkeit, nach Ablauf der Einspruchsfrist gegen ein Patent vorzugehen, ist mittels der Einreichung einer Nichtigkeitsklage vor einem Gericht. Die Gerichte sind auch alleine befugt, gegen Patentverletzer Strafen auszusprechen.

Wir helfen Ihnen, die Kosten, Nutzen und Risiken eines Verfahrens vor dessen Anfang einzuschätzen. Wir beraten Sie bezüglich der zu wählenden Gerichte (Wahl des Landes bzw. des Kantons), unterstützen Sie bei der Sammlung von Beweismaterial, empfehlen Ihnen die besten Anwälte für jede Gerichtsbarkeit und fungieren als technische Experten, um das Verfahren zu leiten oder Beistand zu leisten. Dank unserer Erfahrung im Leiten von Verhandlungen und in Lizenzangelegenheiten, helfen wir Ihnen, eine gütliche Einigung noch vor einem rechtskräftigen Urteil zu finden.

Vertraulichkeitsvereinbarungen

Dies ist der Vertrag der verhindert, dass im Rahmen der Vertragsverhandlungen oder der Vertragserfüllung ausgetauschte Informationen nicht von einer Vertragspartei ohne das Einverständnis der anderen Vertragspartei an Dritte kommuniziert werden.

Es ist manchmal nötig, eine Erfindung oder gewisse vertrauliche Informationen schon vor der Einreichung einer Patentanmeldung potentiellen Partnern oder Investoren mitzuteilen. In diesem Fall ist es möglich, diese durch das Unterschreiben einer Vertraulichkeitsvereinbarung zur Geheimhaltung zu verpflichten. Diese Art von Vereinbarung ist besonders in der Anfangsphase der Entstehung einer Erfindung geeignet, d.h. vor der Patentanmeldung, oder für Geheimnisse, die bis auf weiteres vertraulich bleiben sollen, beispielsweise für ein firmeninternes Herstellungsverfahren.

Im Gegensatz zu einem Patent wird mit einer Vertraulichkeitsvereinbarung kein Monopol erreicht, der Empfänger der vertraulichen Information kann jedoch im Falle einer unlauteren Weitergabe vor Gericht auf Schadenersatz verklagt werden. Die Höhe der Entschädigung, die vom Richter bestimmt wird kann aber im Falle einer Vertragsverletzung nur schwer bewiesen werden. Es wird daher empfohlen im Vertrag eine Vertragsstrafe festzulegen.

P&TS kann Ihnen bei der Ausarbeitung einer auf Sie zugeschnittenen Vertraulichkeitsvereinbarung behilflich sein. Das Muster Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) zum Herunterladen zeigt die allgemeine Struktur einer typischen solchen Vereinbarung und wird nur als Beispiel angegeben. Wir bitten Sie deshalb, uns zu kontaktieren bevor Sie das Vertragsmuster benutzen, um sicher zu gehen, dass dieses in Ihrer Situation so benutzt werden kann.

Lizenzvertrag

Der Lizenzvertrag ist die Vereinbarung, mit welcher der Lizenzgeber dem Lizenznehmer gegen Entgelt das Recht zur industriellen oder kommerziellen Nutzung und Verwertung eines Immaterialgutes erteilt. Im Gegensatz zu einem Abtretungsvertrag behält der Inhaber hier die IP-Rechte weiterhin. Mit anderen Worten findet kein Wechsel oder keine Abtretung von Eigentum statt – der Inhaber gewährt ausschliesslich die Nutzungs- und Verwertungsrechte am Immaterialgut.

Es kann zwischen einer ausschliesslichen und einer einfachen Lizenz unterschieden werden. Mit ersterer ist dem Lizenzgeber nicht erlaubt, Dritten die IP-Rechte zur Nutzung oder Verwertung zu erteilen. Wohlgemerkt verpflichten sich die Inhaber der Rechte ebenfalls, das Immaterialgut selber nicht zu nutzen oder zu verwerten (beispielsweise die Erfindung kommerziell zu nutzen). Eine einfache Lizenz bedeutet, dass es dem Lizenzgeber vorbehalten ist, das Immaterialgut selber zu nutzen und verwerten und/oder Dritten diese Recht zu gewähren.

Abtretungsvertrag von IP Rechten

Mittels eines Abtretungsvertrags tritt der Zedent das Recht am immateriellen Gut an den Zessionar ab. Die Abtretung bedeutet, dass die IP-Rechte übertragen werden. Gemäss Schweizer Recht (Art.33 §.2bis PatG) ist die schriftliche Form für die Übertragung des Patentgesuches und des Patentes nötig, aber nicht für die Übertragung des Rechts am Patent (Art 3 PatG). Das Recht am Patent bedeutet das Recht, alle notwendigen Schritte ausführen zu können, um den Patentschutz zu erlangen.

Nichtfachkundige Personen verwechseln oft Lizenz mit Abtretung. Der Unterschied zwischen den beiden Verträgen lässt sich am ehesten mit einem Beispielsvergleich aufzeigen: Pacht ist analog zu einer Lizenz, ein Verkauf kann synonym mit einer Abtretung sein.

Forschungs- und Entwicklungsvertrag (F&E)

Der Forschungsvertrag ist der Vertrag, mittels welchem eine Partei den oder die Forscher beauftragt, Forschungen zu einem wissenschaftlichen oder technischen Problem durchzuführen und ihr die Resultate dieser Arbeit zur Verfügung zu stellen.

Der Zweck des Entwicklungsvertrags ist die Entwicklung eines Produkts, Werkzeugs oder eines anderen technischen Instruments.

In der Schweiz ist der F&E-Vertrag im Umfeld der Zusammenarbeit zwischen Universitäten (wie der ETH Zürich und der EPFL Lausanne und HES-SO usw.) und Partnern aus der Industrie, welche ein Forschungsprojekt finanzieren, weit verbreitet. Es ist daher sehr wichtig, im Vertrag folgende Sachverhalte zu regeln: Transfer von Rechten am geistigen Eigentum, welches aus den Resultaten eines Projekts erwachsen kann, die Frage des Nutzungsrechts am immateriellen Gut jeder Vertragspartei vor der Zusammenarbeit und die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Veröffentlichung der Resultate.

Made in Switerland - Swissness

Dürfen Sie die Bezeichnungen „Schweiz“, „made in Switzerland“ oder Zeichen wie das Schweizer Kreuz auf Ihren Produkten oder für Ihre Dienstleistungen verwenden? Solche Fragen werden ab 1. Januar 2017 besonders relevant. An diesem Datum tritt nämlich das neue „Swissness“-Recht in Kraft.

Was ist „Swissness“?

Zeichen wie das Schweizerkreuz oder Bezeichnungen wie „made in Switzerland“ oder „Schweizer Qualität“ werden gerne von vielen Firmen verwendet, um Ihre Produkte oder Dienstleistungen in ein gutes Licht zu rücken. „Swissness“ ist ein neues Gesetz, welches eine Änderung des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) sowie des Bundesgesetzes über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzgesetz, WSchG) vorsieht. Die neue „Swissness“-Gesetzgebung bezweckt die Werterhaltung der „Marke Schweiz“, verstärkt den Schutz der Herkunftsangabe „Schweiz“ und des Schweizerkreuzes, sowohl auf nationaler Ebene wie auch die Umsetzung davon im Ausland.

Die wesentlichen Änderungen

Herkunftsangaben „Schweiz“ für Produkte

Die Änderung des MSchGs sieht zwei Kriterien zur Bestimmung der geographischen Herkunft eines Produkts vor, oder anders ausgedrückt: In welchem Umfang muss ein Produkt schweizerisch sein, damit es diese Herkunft beanspruchen kann. Das Gesetz definiert somit wenn und wann das Produkt das Label „Swiss made“ verwenden darf? Gemäss dem neuen Gesetz werden Waren in drei Kategorien eingeteilt:

bloc-texte-swissness-no-1-de

Eine Schweizer Herkunftsangabe darf in Zusammenhang mit einem Produkt dann verwendet werden, wenn die für die entsprechende Warenkategorie anwendbaren Kriterien erfüllt sind.

Für Naturprodukte wird die Herkunft mittels eines einzigen Kriteriums bestimmt, je nach Beschaffenheit des Produkts. Es handelt sich für Mineralprodukte um den Abbauort, für Pflanzenprodukte um den Ort der Ernte, für Fleisch um den Ort, wo die Tiere den grössten Teil ihres Lebens verbracht haben.

Für erarbeitete Naturprodukte und industrielle Produkte sieht das Gesetz kumulative Kriterien vor, welche die Tatsache berücksichtigen, dass gewisse Rohstoffe auf dem Binnenmarkt nicht erhältlich sind und dass gewisse Produktionsschritte im Ausland erfolgen. Es handelt sich 1) um das Wertkriterium und 2) um das Kriterium, welches festlegt, dass die Tätigkeit, durch welche das Produkt seine wesentlichen Eigenschaften erhält, in der Schweiz stattfinden muss. bloc-texte-swissness-no-2-de

Das Gesetz sieht jedoch Ausnahmen vor – beispielsweise für Naturprodukte, welche in der Schweiz nicht vorhanden sind (z.B. Kakao oder Gold) oder welche aus durch den Produzenten nicht beinflussbaren Gründen vorübergehend nicht verfügbar sind (z.B. infolge witterungsbedingter schlechter Ernten). Hingegen bilden rein wirtschaftliche Gründe entziehen, wie niedrige Preise oder günstigere Lieferbedingungen auf ausländischen Märkten, keinen genügenden Grund, um diese Ausnahme geltend zu machen. Auf diese Ausnahme darf man sich zudem nur berufen, wenn die zusätzliche Voraussetzung erfüllt ist, gemäss welcher der Mangel am betroffenen Rohstoff (z.B. Zucker oder Rindsfleisch) Gegenstand einer für die betreffende Branche geltenden Verordnung des Bundesrates ist.

bloc-texte-swissness-no-3-de

Zur Berechnung der Herstellungskosten dürfen in Betracht gezogen werden:

  • Herstellungs- und Fertigungskosten
  • Forschungs- und Entwicklungskosten,
  • Qualitätssicherungskosten und Kosten in Zusammenhang mit der gesetzlich vorgeschriebenen oder auf Branchenebene reglementierten Zertifizierungcertification prescrite par la loi ou règlementée de façon homogène à l’échelle d’une branche

Jedoch nicht zu berücksichtigen sind:

  • Die Kosten für die Vermarktung der Endprodukte (z.B. Werbe- und Marketingkosten)
  • Transport- und Verpackungskosten
  • Mit dem Kundendienst verbundene Kosten

Herkunftsangaben „Schweiz“ für Dienstleistungen

Das neue Gesetz verstärkt das Verbundenheitskriterium für Herkunftsangaben von Dienstleistungen. Gegenwärtig, gemäss Art. 49 § 1 MSchG, bestimmt sich die Herkunft einer Dienstleistung nach: 1) dem Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt; 2) der Staatsangehörigkeit oder 3) dem Wohnsitz der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben. Diese Voraussetzungen sind alternativ zu erfüllen. In Zukunft wird der neue Artikel 49 MSchG zugunsten von kumulativen Kriterien geändert, so dass eine Schweizer Herkunftsangabe von Dienstleistungen nur dann zutrifft, wenn 1) sie dem Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt, entspricht und 2) die tatsächliche Betriebsleitung dieser Person in der Schweiz liegt; dies soll verhindern, dass schon der einfache Besitz einer Postadresse in der Schweiz genügen würde.

Verwendung des Schweizer Wappens, der Schweizer Fahne und des Schweizerkreuzes

Das neue Wappenschutzgesetz (WSchG) definiert und unterscheidet klar zwischen einerseits dem öffentlichen Wappen der Eidgenossenschaft (Schweizerkreuz in einem Wappenschild), das im Prinzip der Eidgenossenschaft vorbehalten ist und nur von dieser selbst oder von ihren Einheiten verwendet werden darf, und andererseits der Schweizer Fahne und dem Schweizerkreuz, die fortan von Allen, welche die Voraussetzung für den Gebrauch der Bezeichnung „Schweiz“ erfüllen, gebraucht werden dürfen. Dies gilt neu nicht nur für Dienstleistungen, sondern auch für Waren. Firmen, welche seit Jahrzehnten die Wappen der Eidgenossenschaft für Waren und Dienstleistungen mit Herkunft Schweiz gebrauchen, dürfen dies weiterhin tun, wenn sie einen entsprechenden Antrag beim Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes stellen, solange berechtigte Interessen dies rechtfertigen.

Ausführungsverordnungen

Zusätzlich zur Änderung des Markenschutzgesetzes und des Wappenschutzgesetzes umfassen die gesetzgeberischen Arbeiten zu „Swissness“ die verschiedenen Ausführungsverordnungen:

  1. Markenschutzverordnung, welche revidiert wurde, um die Berechnung der 60% der Herstellungskosten eines Industrieprodukts zu präzisieren.
  1. Verordnung über die Verwendung der schweizerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel, welche die Berechnung des Minimalanteils der aus der Schweiz stammenden Rohstoffe definiert.
  1. Verordnung über das Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben nicht landwirtschaftlicher Erzeugnisse, welche die neue Möglichkeit regelt, ein Gesuch für die Eintragung von Ursprungsbezeichnungen oder geografischen Angaben für Erzeugnisse wie Uhren oder Mineralwasser beim Institut für Geistiges Eigentum einzureichen.
  1. Die Verordnung über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen regelt den Vollzug der Verwaltungsaufgaben in Zusammenhang mit der elektronische Datenbank, welche die wichtigsten Informationen der erfassten öffentlichen Zeichen enthält.

Zudem hat der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie ein Vorentwurf für eine Anpassung der «Swiss made»-Verordnung für Uhren formuliert. Dem daraus resultierenden Vorschlag zufolge müssen für eine Uhr künftig nicht nur mindestens 60% der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen, sondern zusätzlich auch die technische Entwicklung der Uhr beziehungsweise des Uhrwerks in der Schweiz erfolgen. Der Bundesrat hat inzwischen dieser Verordnungsänderung zugestimmt.

Stand der legislativen Massnahmen

Am 2. September 2015 hat der Bundesrat die neue „Swissness“-Gesetzgebung verabschiedet. Sie tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Eine Übergangsfrist von maximal zwei Jahren (bis 31. Dezember 2018) wird vorgesehen, um den Unternehmen zu ermöglichen, sich der neuen Regelung anzupassen. Anders gesagt: Waren, welche vor diesem Datum hergestellt wurden, dürfen bis Ende 2018 zum Verkauf angeboten werden. Dasselbe gilt für Dienstleistungen.

IP-Roadmaps sind dazu geeignet, zusammen mit einer Firma oder Startup eine Strategie für ihr geistiges Eigentum zu entwickeln. Es geht darum, den Geschäftsplan eines Unternehmens zu verstehen, eine Panoramasuche in Patentdatenbanken durchzuführen, um den Wettbewerbskontext zu begreifen, und hernach eine Strategie für geistiges Eigentum vorzuschlagen, die den Geschäftsplan und die strategische Vision des Unternehmens unterstützt.

Wir stützen uns auf eine breite Erfahrung auf diesem Gebiet und haben seit mehr als 10 Jahren für Startups, insbesondere als Experten für CTI Startup / Innosuisse, mehr als 400 IP-Roadmaps durchgeführt. Das heisst: 400 Unternehmen, die wir besucht, interviewt und aus allen Blickwinkeln durchleuchtet haben, um ihnen eine Strategie für geistiges Eigentum vorzuschlagen, die ihren Bedürfnissen und Ansprüchen entspricht. Tatsächlich ist für Startups noch mehr als für etablierte Unternehmen ein effizientes Management von Geld- und Zeitressourcen unerlässlich, um ein solides Patentportfolio aufzubauen, Investoren zu überzeugen, Probleme in Bezug auf Benutzungsfreiheit zu vermeiden und auch ein wenig Aufsehen zu erregen.

CONTACT

logo P&TS Intellectual Property

Contact P&TS

tribunal fédéral des brevets à Saint-Gall