Services juridiques en matière de propriété intellectuelle

 Services Juridiques en matière de propriété intellectuelle

IP Roadmaps

Notre expérience cumulée en droit des brevets et en matière de veille technologique nous met dans une situation privilégiée pour la préparation d’audits en matière de capital intellectuel. Les rapports d’audits de P&TS visent à analyser un portefeuille de brevets existant pour répondre principalement aux questions suivantes:

  • Est-ce que les brevets / demandes de brevets du titulaire sont défendables? Quel est le risque qu’ils soient invalidés?
  • Est-ce que ces brevets / demandes de brevets peuvent être contournés facilement?
  • Est-ce que ces brevets / demandes de brevets sont en phase avec le business-plan du titulaire? Quel est l’avantage compétitif procuré? Est-ce qu’ils protègent efficacement le core business du titulaire?
  • Est-ce que le choix des pays dans lesquels les brevets ont été déposés est judicieux?
  • Est-ce que la société a un risque de se faire attaquer pour violation de brevets de tiers?

Ces rapports d’audits de P&TS sont utiles notamment pour aider les entreprises à identifier leurs besoins et à définir des priorités dans l’établissement d’une politique de propriété intellectuelle. Des rapports de IP due diligence sont aussi fréquemment préparés à l’attention des investisseurs et des venture-capitalists, et lors de fusions ou d’acquisitions de sociétés.

Les audits P&TS commencent par un inventaire du capital immatériel de l’entreprise examinée, et des titres de propriété intellectuelle qu’elle possède éventuellement déjà. Nous vérifions ensuite la qualité de ce portefeuille et son adéquation avec les objectifs stratégiques de l’entreprise, et le comparons quantitativement et qualitativement à celui de concurrents du même secteur.

Des entretiens avec les responsables R&D et les product managers sont planifiés pour étudier les produits de l’entreprise susceptibles d’être mieux protégés, pour évaluer le risque que ces produits soient attaqués par des tiers, et pour identifier les sources de gaspillage.

Un rapport est ensuite émis qui identifie clairement les risques existants et émet des suggestions à court et à plus long terme pour améliorer l’efficacité des investissements en matière de propriété intellectuelle.

Grâce à l’importance de notre secteur de veille technologique, nous sommes très fréquemment amenés à participer à des procédures d’opposition pour faire révoquer des brevets de concurrents, ou pour défendre des brevets de nos clients. Nous sommes habilités à représenter des mandants pour toutes les démarches liées à une procédure d’opposition ou à une procédure de recours auprès de l’Office Européen des Brevets à Munich.

Observations de tiers
Il est possible d’intervenir très simplement contre une demande de brevet non encore délivrée déposée par un concurrent. La Convention sur le Brevet Européen (CBE) offre en effet la possibilité à tout un chacun de déposer des observations de tiers relatives à une demande de brevet européen (article 115 CBE). Il est ainsi possible de communiquer à l’Office des Brevets ses arguments relatifs à la brevetabilité d’une demande déposée par un tiers. Il est aussi possible de déposer de nouveaux documents, par exemple des documents qui n’ont pas été mentionnés dans le rapport de recherche, ou des preuves que la demande attaquée ne remplit pas les conditions de la CBE.Aucune taxe n’est perçue pour déposer des observations de tiers. Les observations peuvent être déposées de manière anonyme. Le tiers qui dépose des observations selon l’article 115 CBE n’est pas partie à la procédure. Il s’agit ici d’une des principales limitations du système. En effet, les arguments et documents déposés par un tiers seront ensuite discutés directement entre le demandeur et la division d’examen, sans que le tiers ne puisse intervenir dans ces discussions. Le demandeur est donc dans une position favorable pour tenter de convaincre l’examinateur.

Oppositions

Outre les observations de tiers, la Convention sur le Brevet Européen prévoit une procédure d’opposition permettant à des tiers de faire révoquer un brevet délivré. L’opposition doit être formée par écrit et déposée dans un délai de neuf mois après la déli-vrance du brevet. Une taxe est perçue. L’opposition doit être motivée. Environ 6% des brevets délivrés font l’objet d’une opposition (situation en 1999). Approximativement un tiers des brevets opposés est entièrement révoqué, un tiers maintenu sous une forme modifiée et un tiers maintenu sans modifications. La durée moyenne d’une procédure d’opposition est de deux ans au moins. Un recours ultérieur peut prolonger la procédure de deux ans supplémentaires. Grâce à nos compétences en matière de recherche d’antériorités, à notre connaissance interne des rouages de l’Office Européen des Brevets, et à l’expérience importante accumulée dans cette procédure, nous sommes particulièrement compétents pour gérer de bout en bout les procédures d’opposition les plus complexes.

Actions en contrefaçon; actions en nullité

Après la délivrance, lorsque le délai d’opposition est passé, le seul moyen d’obtenir la révocation d’un brevet est de le faire révoquer par un tribunal. Les tribunaux sont également les seuls à même pour sanctionner les contrefacteurs. Nous vous aidons à évaluer les coûts, les bénéfices et les risques au début d’une procédure. Nous vous conseillons sur le choix des tribunaux à actionner (choix du pays, choix du canton), vous aidons à accumuler les preuves et documents nécessaires, vous conseillons les meilleurs avocats dans chaque juridiction, et fonctionnons comme expert technique pour diriger ou assister l’ensemble des procédures au cours du litige. Grâce à notre expérience en matière de négociation et de licence, nous vous aidons en outre à parvenir à un accord à l’amiable avant la décision finale.
Contrat de confidentialité (NDA)
C’est un contrat qui prévoit que les informations échangées dans le cadre de la négociation ou de l’exécution du contrat ne doivent pas être transmises à des tiers par une partie sans l’accord de l’autre partie.

Il est parfois nécessaire de communiquer son invention ou des informations confidentielles à des partenaires ou à des investisseurs potentiels avant le dépôt d’une demande de brevet. En ce cas il est possible d’empêcher la divulgation du secret en faisant signer aux destinataires de l’information un accord de confidentialité. Ainsi, ce type d’accord est primordial dans les phases initiales de la genèse d’une invention, avant le dépôt d’un brevet, ou pour les secrets destinés à rester toujours confidentiels, par exemple un procédé interne de fabrication.

A la différence d’un brevet l’accord de confidentialité ne confère aucun monopole, mais permet de poursuivre le récepteur de l’information confidentielle en cas de divulgation abusive, et d’exiger des dédommagements pour les pertes encourues. Le montant du dommage, fixé par le juge, peut être difficile à prouver en cas de violation de l’accord. Ainsi, il est conseillé d’insérer dans le contrat une clause pénale.

Le modèle d’accord de confidentialité (NDA) à télécharger illustre la structure d’un accord de confidentialité typique. Il est donné ici à titre d’exemple uniquement; nous vous encourageons à nous contacter avant de l’utiliser pour vérifier s’il est adapté à un usage dans une situation réelle.

Contrat de licence
Le contrat de licence est le contrat par lequel le donneur de licence donne au preneur de licence le droit d’utiliser et d’exploiter industriellement ou commercialement un bien immatériel contre rémunération. Contrairement à un contrat de cession, le titulaire des DPI garde la propriété de ceux-ci. Autrement dit il n’y a pas de changement de propriétaire ou de transfert de propriété, le titulaire ne cède que les droits d’utilisation et d’exploitation commerciale.

Nous pouvons distinguer une licence exclusive et une licence simple. Dans le premier cas le donneur de licence s’interdit d’accorder des droits d’utilisation ou d’exploitation des DPI à des tiers. Il convient de souligner qu’il s’engage à s’abstenir d’utiliser ou d’exploiter lui-même le bien immatériel (p.ex. exploiter commercialement l’invention). La licence simple signifie que le donneur se réserve le droit d’utiliser et d’exploiter le bien immatériel lui-même et/ou d’accorder ce droit à des tiers.

Contrat de cession de droits de PI
Par le contrat de cession le cédant cède au cessionnaire son droit sur le bien immatériel. La cession signifie le transfert des DPI. Selon la loi Suisse (art. 33 al. 2bis LBI) le respect de la forme écrite est nécessaire pour le transfert d’un brevet ou d’une demande de brevet mais pas pour celui du droit au brevet (art. 3 LBI). Le droit au brevet signifie le droit de faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir la protection par le brevet.

Souvent les non-praticiens confondent la licence et la cession. Nous pouvons illustrer la différence entre les deux contrats avec l’exemple d’un bail qui est semblable à la licence et d’une vente qui peut être le synonyme d’une cession.

Contrat de recherche et développement (R&D)
Le contrat de recherche est le contrat par lequel le mandant charge le/ou les chercheurs d’effectuer des recherches sur un problème scientifique et/ou technique et de mettre à sa disposition le résultat de son travail.

Le contrat de développement a pour objet le développement d’un produit, d’un outil ou un autre instrument technique.

En Suisse, le contrat R&D est très répandu dans le cadre de la collaboration entre les Hautes Ecoles (comme EPFL, HES-Arc, etc.) et les partenaires industriels qui financent un projet de recherche. Ainsi, il est très important de régler dans ce contrat la question du transfert de droit de propriété intellectuelle sur les résultats d’un projet, la question d’utilisation de droit sur le bien immatériel de chaque partie au contrat avant la collaboration, et la possibilité de publication scientifique sur les résultats.

Made in Switerland - Swissness

Est-ce que vous pouvez utiliser les noms « Suisse », « made in Switzerland » ou des signes comme « croix suisse » sur vos produits ou pour vos services ? Ces questions deviendront particulièrement pertinentes à partir du 1er janvier 2017. C’est la date à laquelle la législation « Swissness » entrera en vigueur.

Qu’est-ce que le « Swissness » ?

Les désignations telles que la croix suisse, «  made in Switzerland » ou « qualité suisse » sont utilisées par beaucoup d’entreprises pour mettre en valeur leurs produits ou services. « Swissness » est une nouvelle législation qui prévoit la modification de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM) et de la Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP). Le but de ces nouvelles dispositions législatives est notamment de préserver la valeur de la « marque Suisse », de renforcer la protection de l’indication de provenance « Suisse » et de la croix suisse, tant au niveau national que dans la perspective d’une mise en œuvre à l’étranger.

Les principaux changements

Les indications de provenance « Suisse » pour les produits

La modification de la LPM prévoit de nouveaux critères permettant de déterminer la provenance géographique d’un produit, en d’autres termes jusqu’à quel point un produit doit être suisse pour qu’il puisse prétendre à cette provenance. Ainsi, la loi définira si et quand le produit peut utiliser le label « Swissmade ».

Selon la nouvelle législation, les produits sont classés dans trois catégories :

Une indication de provenance « Suisse » peut être utilisée en rapport avec un produit si les critères prévus pour la catégorie de produits correspondante sont respectés.

Pour les produits naturels, la provenance est définie à l’aide d’un seul critère qui varie en fonction de la nature du produit. Il s’agit par exemple du lieu de l’extraction pour les produits minéraux, du lieu de récolte pour les produits végétaux, du lieu où les animaux ont passé la majeure partie de leur existence pour la viande qui en est issue.

Pour les produits naturels transformés et les produits industriels, la loi prévoit des critères cumulatifs qui prennent en considération le fait que certaines matières premières ne sont pas disponibles sur le marché intérieur et que certaines étapes de production se déroulent à l’étranger. Il s’agit du (1) critère de valeur et du (2) critère stipulant que l’activité ayant donné au produit ses caractéristiques essentielles doit se dérouler en Suisse.

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La loi prévoit néanmoins des exceptions – p.ex. les produits naturels qui n’existent pas en Suisse (p.ex. le cacao ou l’or) ou qui, pour des raisons indépendantes des producteurs, viendraient à manquer momentanément (p.ex. de mauvaises récoltes par suite d’intempéries). Par contre, les motifs purement économiques, comme des prix meilleurs marchés ou des conditions de livraison plus avantageuses sur les marchés étrangers, ne constituent pas une raison suffisante pour invoquer cette exception. Cette exception ne peut en outre être invoquée qu’à la condition supplémentaire que l’insuffisance de la matière première concernée (p.ex. le sucre ou la viande de bœuf) fasse l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral applicable à la branche concernée.

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Dans le calcul du prix de revient peuvent être pris en compte :
  • les coûts de fabrication et d’assemblage,
  • les coûts de recherche et de développement,
  • les coûts liés à l’assurance de la qualité et à la certification prescrite par la loi ou règlementée de façon homogène à l’échelle d’une branche
Les coûts qui ne peuvent pas être pris en compte :
  • les coûts liés à la commercialisation des produits finis (p.ex. les dépenses publicitaires et les frais de marketing)
  • les frais liés au conditionnement de la marchandise (emballage)
  • les coûts générés par le service après-vente

Les indications de provenance « Suisse » pour les services

La nouvelle loi renforce le critère de rattachement pour les indications de provenance pour les services. Actuellement, selon l’art. 49 al. 1 LPM, la provenance des services est déterminée soit (1) par le siège social de la personne qui fournit les services, soit (2) par la nationalité ou (3) le domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction. Ces conditions sont alternatives. A l’avenir, le nouvel art. 49 LPM sera modifié au profit de critères cumulatifs prévoyants que l’indication de provenance de services n’est exacte qu’à la condition (1) qu’elle corresponde au siège de la personne qui fournit le service et (2) qu’un réel centre administratif de cette personne soit en Suisse, de manière à éviter que la simple détention d’une adresse postale suffise.

L’utilisation des armoiries officielles de la Confédération, le drapeau suisse et la croix suisse

La nouvelle LPAP définit et distingue clairement, d’une part, les armories officielles de la Confédération (croix suisse placée dans un écusson), qui en principe ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou ses unités et, d’autre part, le drapeau suisse et la croix suisse, qui peuvent dorénavant être utilisés par toute personne remplissant les conditions d’utilisation de la désignation « Suisse », non seulement pour des services, mais également pour des produits. Les entreprises qui utilisent les armoiries de la Confédération depuis des décennies pour des produits et des services de provenance suisse pourront, si elles en font la demande au Département fédéral de justice et police (DFJP) au plus tard dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, continuer à le faire pour autant que des intérêts légitimes le justifient.

Les ordonnances d’exécution

A part la modification de la LPM et la LPAP, les travaux législatifs « Swissness » englobent les différentes ordonnances d’exécution :
  1. Ordonnance sur la protection des marques qui a été révisée pour préciser comment calculer le 60 % du coût de revient d’un produit industriel.
  1. Ordonnance sur l’utilisation de l’indication de provenance « Suisse » pour les denrées alimentaires qui définit la manière de calculer la part minimale requise de matières premières suisses.
  1. Ordonnance concernant le registre des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles régit la possibilité, nouvelle, d’inscrire dans un registre tenu par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle une indication géographique pour des produits tels que des montres ou de l’eau minérale.
  1. Ordonnance sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics règle la gestion de la liste électronique des signes publics protégés de la Confédération, des cantons et des communes.

En plus, la Fédération de l’industrie horlogère suisse a présenté un avant-projet de révision de l’Ordonnance réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres. Selon ce nouveau texte, il faudra non seulement qu’au moins 60% du coût de revient d’une montre soit réalisé en Suisse, mais aussi que le développement technique de la montre et du mouvement ait été fait en Suisse. Le Conseil fédéral a approuvé cette révision de l’ordonnance.

Etape législative – où on est-on ?

Le 2 septembre 2015, le Conseil fédéral a adopté le train d’ordonnances « Swissness ». Il a fixé l’entrée en vigueur du projet « Swissness » au 1er janvier 2017. Un délai maximal de deux ans de transition (jusqu’au 31 décembre 2018) est prévu pour permettre aux entreprises de s’adapter à la nouvelle réglementation. Autrement dit, les biens produits avant cette date pourront être mis en vente jusqu’à la fin de 2018. Il en va de même pour les services.

Les IP roadmaps permettent de définir en collaboration avec une société ou une start-up une stratégie en matière de propriété intellectuelle. Il s’agit de comprendre le business plan de l’entreprise, d’effectuer une recherche panoramique dans les bases de données de brevets pour comprendre le contexte concurrentiel, puis de proposer une stratégie en matière de propriété intellectuelle qui permette de soutenir le business plan et la vision stratégique de l’entreprise.

Nous disposons d’une grande expérience en la matière et avons effectué plus de 400 IP roadmap en 10 ans pour des start-ups, notamment en tant qu’experts pour CTI Startup / Innosuisse. 400 sociétés que nous avons visitées, interviewées, examinées sous tous les angles pour leur proposer une stratégie de propriété intellectuelle adaptée à leurs besoins et à leurs ambitions. En effet, pour les start-ups encore plus que pour des sociétés établies, une gestion efficace des ressources en argent et en temps est indispensable pour construire un portefeuille de brevets solide, convaincre des investisseurs, éviter des problèmes de liberté d’exploitation, et créer de la visibilité.

CONTACT

Christophe Saam, mandataire agréé près l'OEB

Christophe Saam

tribunal fédéral des brevets à Saint-Gall